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经典案例
该商标使用行为是否对“咸亨”服务商标构成侵权?
发表时间:
2011-09-08
案情回放
原告：绍兴市咸亨酒店有限公司
委托代理人：严洪祥、 陈海滨 浙江大公律师事务所律师
被告：沈某，系××小咸亨饭店业主。
原告诉称：
原告对依法注册并使用的享有极高的知名度的“咸亨”服务商标及 “孔乙已铜像”图案商标在其餐饮服务中作为商标标识并配有文字突出使用，使相关公众产生误认，构成了对原告商业标专用权的损害。同时，被告将与原告注册商标中相同的文字“咸亨”登记为字号名称中的字号且从事与原告相同的餐饮经营，易引起相关公众对该商标注册人与企业名称所有人的误认与误解，使消费者对市场主体和服务来源产生混淆，导致消费者产生原被告之间存在关联关系的误认。被告的行为已构成对原告商标专用权的侵害和构成不正当竞争。
被告辩称：
其不知情侵犯了原告的商标专用权，且其是个体工商户，并不是企业名称。
代理意见
一、被告系个体工商户，其名称是否属于企业名称。
根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第1项之规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的行为属于侵犯注册商标专用权的行为。就本案而言，如果个体工商户不是企业，而司法解释又如上述规定，如果严格遵循该司法解释的文字规定，则将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为个体工商户的字号使用的，即使明显侵犯了注册商标专用权，也很难认定为侵权，这显然不利于商标专用权的保护，也与商标法、反不正当竞争法等法律的立法本意相悖。实际上这也正是上述司法解释不完善的地方，应当由最高人民法院进行完善。本案对司法解释规定的“企业”应作扩大化解释，将其解释为包括个体工商户，从认定个体工商户名称是司法解释规定的企业字号，并进一步认定被告在其个体工商户名称上突出使用与原告注册商标相同或者相近似的文字构成商标侵权。
二、被告的行为是否构成不正当竞争行为和侵犯商标专用权。
1、法律依据明确。《反不正当竞争法》中规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。不正当竞争行为是指经营者违反法律规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。《商标法》第52条、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第1项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认，应认定为商标法第52条第5项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为，属于侵犯注册商标专用权的行为。国家工商行政管理局发布的《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》中明确，商标专用权和企业名称权均是经法定程序确认的权利，分别受到商标法律、法规和企业名称登记管理法律、法规保护；商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似，使他人对市场主体及其商品或服务的来源产生混淆或者混淆的可能，从而构成不正当竞争的，应当依法予以制止；将与他人注册商标相同或者近似的文字登记为字号，引起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认或者误解的行为即属于产生混淆的行为；处理商标与企业名称的混淆，应当适用维护公平竞争和保护在先合法权利人利益的原则。《企业名称登记管理规定》第9条规定第2项规定，“企业名称不得含有下列内容和文字：……（二）可能对公众造成欺骗或者误解的；……”
2、被告主观故意明显。商标与企业名称之间的权利冲突纠纷早已存在，近年来，随着市场经济的发展和市场竞争的日益激烈，企业为争夺市场、扩大影响，获取较好的经济效益，对商标的作用日益重视。一些企业在利益的驱动下，规避法律，故意制造商标与企业名称的冲突，导致市场混淆。代理人代理的这起商标侵权和不正当竞争案即是一个典型。被告沈某是绍兴县柯桥人，作为一土生土长的绍兴人，“咸亨”和“孔乙已铜像”商标对其来说是再熟悉不过的，在明知两商标已被注册的情况下，仍采用的这种“傍名牌”、“搭便车”的方法，在上海松江区开了一家 “小咸亨酒店”，立有“咸亨”、“孔乙已铜像”标识的招牌、广告牌，在菜单、餐巾纸、员工胸牌、店面招牌及其他宣传中亦使用带有“咸亨”字样，主观故意非常明显。
3、被告的行为已构成不正当竞争行为和侵犯商标专用权。根据上述认定事实及法律规定，被告登记并使用“小咸亨饭店”名称，是借助于合法形式侵犯原告的注册商标专用权，表现为消费者对服务来源以及不同经营者之间具有关联关系产生混淆的结果。根据禁止混淆原则和保护在先权利原则，作为在后注册企业名称的被告，其行为已经构成了对原告的不正当竞争。被告正是利用原告“咸亨”驰名商标的高认知度和高认同度来提升自身的品位，以期扩大营业额。被告的不正当竞争行为，导致了消费者对市场主体和服务来源的混淆，导致了消费者产生原被告系关联企业的误认，经被告谋取不正当利益提供了便利，构成不正当竞争。原告的“咸亨”服务商标、“孔乙已铜像”商标经国家工商总局商标局核定，而被告将与原告商标中的相同文字“咸亨”作为其企业字号，在餐饮服务中作为商业标识突出使用，易使相关公众产生误认，违背一般的商业习惯，明显违反诚实信用原则，构成了对原告商标专用权的损害。
三、关于商标侵权的取证问题。
和其他的知识产权侵权案一样，申请公证机关进行证据保全是商标侵权案中收集证据常用的方式。《民事诉讼法》第59条规定，“人民法院对经过公证证明的法律行为、法律事实和文书，应当确认其效力。但是，有相反证据足以推翻公证证明的除外”。对于本案，由于缺失原告侵权的关键证据，代理人采取了申请公证对相关证据进行公证保全：代理人与公证员到被告的酒店进行餐饮消费，取得此次消费的结账单及定额专用发票。该消费过程由公证员现场监督，并对消费所在的场所及周边环境拍取照片。
法院审理
本案经法院主持调解，双方达成以下调解协议：
一、被告立即停止使用“咸亨”字号。
二、被告立即停止在在菜单、餐巾纸、员工胸牌、店面招牌及其他宣传中使用带有“咸亨”字样的侵权行为并立即拆除、销毁含有“咸亨”、“孔乙已铜像”标识的招牌、广告牌、服务工具、服务商品等；
三、被告赔偿原告绍兴市咸亨酒店有限公司经济损失150000元，并支付给原告为制止侵权而支出的合理费用30000元，合计180000元。其中38000元在签收本调解书的当日付清，其余款项在签收到调解书之日起15日内付清。
四、原告自愿放弃其他诉讼请求。
五、案件受理费8800元，依法减半收取4400元，由被告负担。该款由原告预交，由被告在支付上述第一期款项时一并支付给原告。
评析
本案是一场关于商标与企业名称的权利纠纷，双方最终以调解结案。代理人认为两者的权利冲突是一个值得研究和探讨的问题。商标是区分不同商品或服务来源的标记，即使用在商品或者服务上的一个记号，它主要由《商标法》进行调整。而企业名称是区别一个企业与其他企业或社会组织的标志，通常由“行政区划＋字号＋行业＋组织形式”四部分组成，其中字号用以区别不同企业，也就是我们平常所称的商号，商号是区分市场上不同经营主体的标记，它主要由《企业名称登记管理规定》进行调整。商标与企业名称在流通领域的最终功能都是用于区别不同的生产者与经营者。由于制度上的原因，相同或相似的商标或商号作为一项工业产权，分别属于不同的主体，并在形式上都处于合法状态，而实际上造成和引发了一系列利益冲突现象，就像本案的情况，类似的纠纷破坏了公平竞争与诚信经营的市场秩序，从而不利于我国市场经济体制的确立与完善，也不利于我国在加入世界贸易组织后更加融入全球化的开放大业。
因此，笔者认为应从立法上改革、完善现有的企业名称登记管理制度。改革、完善企业名称登记管理制度首先应当废除现行的分级查询制，实行全国统一查询。在国家工商行政管理总局设立全国企业名称登记查询中心，各地区工商行政管理局在进行企业名称预登记时，应通过计算机网络从查询中心数据库中进行检索，查询的企业名称在全国同行业中不应相同或重复。在此基础上，建立企业名称与注册商标的交叉检索制度，特别是与驰名商标、著名商标的交叉检索制度。同时，企业名称登记管理制度应借鉴商标法的相关规定，增加事前公告和异议程序、事后争议程序，从而在制度上避免可能发生冲突的企业名称被注册或登记。
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